Välkommet klargörande från Patent- och marknadsöverdomstolen angående patentlagens bestämmelse om korrigeringsåtgärder

Länge har det rått osäkerhet kring vilken egendom som ska kunna bli föremål för korrigeringsåtgärder baserat på 59 § patentlagen. Genom ett färskt avgörande från Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD, mål nr. PMT 8135-19) där Setterwalls företrädde intrångsgöraren i patenttvist mot patenthavaren står det nu klart att paragrafens tillämpningsområde är begränsat.

59 § patentlagen
59 § i patentlagen ger domstolen rätt att, på yrkande av käranden, besluta om vissa korrigeringsåtgärder, t.ex. förstörelse, återkallelse från marknaden eller sättande i förvar. Paragrafen är tillämplig på ”patentskyddat alster som har tillverkats utan patenthavarens lov”, se 59 §, första stycket, första meningen i patentlagen.

Innebörden av rekvisitet har varit oklar. Betyder det att paragrafen enbart tar sikte på olovlig tillverkning och att den inte är tillämplig på produkt som har tillverkats i land där patentskydd saknas (och tillstånd från patenthavaren alltså inte förutsätts för lovlig tillverkning)? Eller betyder det att paragrafen är tillämplig på alla produkter som konstaterats göra patentintrång i Sverige?

Sanktionsdirektivet
59 § patentlagen grundar sig på bestämmelserna om korrigeringsåtgärder i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG (Sanktionsdirektivet). Av artikel 10 i Sanktionsdirektivet framgår att medlemsstaterna ska se till att ”de behöriga rättsliga myndigheterna på sökandens begäran får besluta att lämpliga åtgärder skall vidtas med de varor som har konstaterats göra intrång i en immateriell rättighet [ … ]”.

Artikel 10 i Sanktionsdirektivet anger att egendom som har konstaterats göra intrång i en immateriell rättighet ska kunna bli föremål för korrigeringsåtgärder.
Tillämpningsområdet för 59 § i patentlagen tycks vara smalare eftersom den anger att endast egendom enligt en viss intrångsgörande handling – olovlig tillverkning – ska kunna bli föremål för korrigeringsåtgärder.

PMD:s (felaktiga) avgörande
Frågan om vilken egendom som ska kunna bli föremål för korrigeringsåtgärder ställdes på sin spets i en patenttvist mellan en intrångsgörare och en patenthavare gällande läkemedelsprodukter. Patenthavaren gjorde gällande att intrångsgörarens försäljning av sin generiska produkt gjorde intrång i patenthavarens patent. Intrångsgöraren i sin tur gjorde gällande att patenthavarens patent var ogiltigt (Målet är nu slutligt avgjort genom PMÖD:s dom i mål nr. PMT 8135-19. Patenthavarens patent bedömdes vara giltigt och intrångsgöraren ansågs ha begått intrång i patentet genom försäljningen av sin produkt.).

I intrångsmålet yrkade patenthavaren att domstolen skulle besluta om förstörelse av de produkter som konstaterats göra intrång i patenthavarens patent (alltså i linje med Sanktionsdirektivets lydelse). Intrångsgöraren bestred yrkandet på grunden att korrigeringsåtgärder enbart kan riktas mot produkt som tillverkats olovligen och att intrångsgörarens tillverkning av sin generiska produkt inte krävde patenthavarens tillstånd (alltså i linje med patentlagens lydelse).

Med hänvisning till nationella domstolars skyldighet att tolka nationell rätt som implementerar ett direktiv direktivkonformt (d.v.s. mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte) gick Patent- och marknadsdomstolen (PMD) på patenthavarens linje och gjorde en direktivkonform tolkning av bestämmelsen (se mål nr. PMT 11071-18, s. 32).

PMD ansåg därmed att 59 § patentlagen kunde tillämpas på produkter som konstaterats göra patentintrång i Sverige, trots att produkterna inte hade tillverkats olovligen.

Intrångsgöraren överklagade PMD:s dom och gjorde gällande att PMD:s tolkning av 59 § patentlagens tillämplighet var felaktig.

PMÖD:s avgörande – 59 § patentlagen får inte tolkas i strid mot sin uttryckliga ordalydelse
Intrångsgöraren gjorde gällande att PMD inte hade frihet att tolka patentlagen mot dess uttryckliga ordalydelse. Av EU-domstolens praxis framgår att en direktivkonform tolkning inte kan utsträckas till att tolka nationell lagstiftning contra legem – d.v.s. i strid med sin ordalydelse. Det finns alltså en yttersta gräns för den direktivkonforma tolkningen. Om denna inte respekteras påverkas rättssäkerheten negativt.

PMÖD instämde i intrångsgörarens resonemang och kom till följande slutsats gällande nationella domstolars skyldighet att tolka bestämmelser i nationell rätt direktivkonformt (mål nr. PMT 8135-19, s. 18): ”Alltför vidsträckta tolkningar eller tolkningar i strid med den nationella bestämmelsens ordalydelse kan dock strida mot kravet på rättssäkerhet. Det finns alltså en gräns för den direktivkonforma tolkningen.”

Precis som intrångsgöraren argumenterade för slog PMÖD fast att 59 § patentlagens ordalydelse innebär att bara egendom enligt en viss intrångsgörande handling, dvs. olovlig tillverkning, ska kunna bli föremål för korrigeringsåtgärder. Det anges alltså inte att paragrafen är tillämplig på alla produkter som konstaterats göra patentintrång i Sverige. 

PMÖD konkluderade att ett beslut om förstörelse skulle innebära att tillämpningsområdet för 59 § patentlagen vidgas så att korrigeringsåtgärder kan vidtas även beträffande sådana produkter som inte uttryckligen omfattas av paragrafen. Domstolen har visserligen en långtgående skyldighet att tolka nationell lagstiftning direktivkonformt, men en så pass extensiv tolkning i strid mot paragrafens ordalydelse ansåg PMÖD varken vara lämplig eller möjlig.

Avslutande ord
Likt PMD hänvisade PMÖD i sina domskäl till omständigheten att bestämmelserna om korrigeringsåtgärder i patentlagen genomför artikel 10 i Sanktionsdirektivet. PMÖD beskrev även lagstiftningsprocessen närmare. En fråga som lagstiftaren hade att ta ställning till vid implementeringen av direktivet var huruvida de då gällande svenska reglerna uppfyllde direktivet i fråga om vilken egendom som skulle kunna bli föremål för korrigeringsåtgärder. Lagstiftaren ansåg att inga lagändringar var nödvändiga i denna del och att svensk rätt redan innehöll bestämmelser som motsvarade direktivets.

PMÖD jämförde även hur motsvarande bestämmelser om korrigeringsåtgärder är utformade i andra immaterialrättsliga lagar och kom fram till att ordalydelserna skiljer sig åt när det gäller vilken egendom som ska kunna bli föremål för korrigeringsåtgärder: 

I vissa av lagarna är det tydligt att det är den egendom som det konstaterade intrånget gäller som omfattas, medan det i vissa andra lagar – däribland patentlagen – anges att sådan egendom omfattas som kan knytas till en intrångsgörande handling av visst slag. Dessa skillnader i bestämmelsernas ordalydelser kan inte bortses från vid bedömningen av om huruvida det i nu aktuellt fall föreligger förutsättningar för förstörelse, oavsett om lagstiftarens avsikt vid genomförandet av sanktionsdirektivet synes ha varit att all den egendom som har konstaterats göra intrång ska omfattas (se prop. 2008/09:67 s. 212 f.).

Genom PMÖD:s dom står det klart att lagstiftaren gjorde en miss vid implementeringen av Sanktionsdirektivet. Det går inte att besluta om korrigeringsåtgärder för all sådan egendom ”som har konstaterats göra intrång i en immateriell rättighet” (jfr. artikel 10 Sanktionsdirektivet) enligt patentlagen. 59 § patentlagen motsvarar alltså inte Sanktionsdirektivets artikel 10. Tillämpningsområdet för 59 § i patentlagen är begränsat då den enbart tar sikte på egendom enligt en viss intrångsgörande handling – olovlig tillverkning.  

Det ska bli intressant att se huruvida PMÖD:s dom föranleder några lagstiftningsåtgärder. Setterwalls följer med spänning utvecklingen.